È una vicenda di appena un anno fa, ma non ha finito di sorprendere e suscitare scalpore, sia negli addetti ai lavori che nel grande pubblico.
Con due distinte pronunce, rispettivamente il Tribunale UE e l’EUIPO (Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale con sede ad Alicante, Spagna) hanno accolto le ragioni avversarie, dichiarando il famoso marchio Adidas dalle tre strisce nere verticali nullo per carenza di carattere distintivo ed il celeberrimo marchio “Big Mac” di Mc Donald decaduto per mancato uso.
In particolare, nel caso Adidas *, il Tribunale ha dichiarato che il segno costituito da tre strisce nere verticali equidistanti (che noi tutti conosciamo) non fosse idoneo a costituire valido marchio per carenza di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sul marchio dell’UE 2007/1001 relativo agli impedimenti assoluti alla registrazione.
A nulla sono valse le difese del famoso brand di abbigliamento sportivo, secondo cui il segno, ammesso che non avesse ab origine tale carattere, lo ha comunque acquisito nel tempo, mediante effettivo e costante uso, secondo la regola del c.d. “secondary meaning”.
Sennonché, il Tribunale ha rilevato come le prove d’uso prodotte da Adidas fossero insufficienti a provare l’acquisita capacità distintiva del segno, perché raffiguravano il medesimo in varianti troppo diverse rispetto al segno registrato. Infatti, il marchio registrato viene descritto come consistente in tre fini strisce nere verticali e parallele, su fondo bianco, circa cinque volte più alte che larghe, con rapporto altezza/larghezza (pressoché 5:1), mentre le immagini prodotte da Adidas a supporto del capillare uso del segno, lo raffiguravano in tre strisce bianche, o chiare, su fondo nero, o scuro, in una invesione di colori, o in un logo composto dal nome “adidas” e da un elemento figurativo composto da tre strisce in un triangolo, in un trifoglio o in una forma rotonda, peraltro applicato su borse per lo sport, che non fanno parte dei prodotti indicati con il deposito del marchio (abbigliamento, scarpe, cappelleria).
Nella sostanza, pur avendo Adidas registrato il noto marchio come consistente in tre strisce nere verticali equidistanti su fondo bianco, lo ha utilizzato troppo frequentemente con colorazione invertita o con le strisce in posizione orizzontale ovvero ancora in combinazione con altri segni. Ciò ha spinto il Tribunale a ritenere che le modifiche apportate al segno nel suo uso effettivo non fossero mere varianti al marchio oggetto di registrazione, e che Adidas avesse, nei fatti, utilizzato un segno tutt’affatto diverso da quello registrato. Il Tribunale ha di conseguenza concluso che il noto marchio Adidas scontasse ancora il suo “peccato originale”, ossia l’assenza di carattere distintivo, e che pertanto il marchio dovesse essere dichiarato nullo.
Diversa è invece la problematica che ha coinvolto il famoso colosso americano del fast food Mc Donald. In tale vicenda, l’EUIPO ** ha dichiarato il famosissimo marchio “Big Mac” decaduto per mancato uso quinquiennale, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento UE sopra citato, in quanto Mc Donald, attraverso la documentazione prodotta, non ha provato in maniera attendibile, oggettiva ed inconfutabile di aver utilizzato in maniera ininterrotta il marchio comunitario nel commercio per i prodotti per cui è stato registrato.
In particolare, l’Autorità europea, con una decisione particolarmente severa, ha ritenuto non sufficiente l’uso del marchio nelle pagine dei numerosi siti web, nel materiale pubblicitario complessivamente depositato e persino nella pagina Wikipedia dedicata al famoso panino a marchio “Big Mac” (ritenuta inattendibile), perché inidonei a provare gli effettivi volumi di vendita del prodotto, il traffico dati realmente esistente sui siti internet e, nel complesso, l’uso effettivo del marchio registrato in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Le vicende menzionate costituiscono senz’altro una storia che merita di essere raccontata, nell’attesa dell’esito delle impugnazioni promosse da Adidas e Mc Donald avverso le decisioni che le ha viste, almeno per il momento, soccombenti.
Esse segnalano non solo le complessità insite nel diritto dei marchi, ma anche e soprattuto la necessità di avvalersi di professionisti della materia ai fini della compiuta protezione dei segni registrati, avuto riguardo alla delicatezza degli interessi coinvolti e alla sempre maggiore severità e scrupolosità delle Autorità che sono chiamate a decidere in tale particolare ed affascinante settore del diritto.
Fonti:
– Trib. UE, sentenza del 19 giugno 2019, nella causa T-307/2017, Adidas AG contro Shoe Branding Europe BVBA;
– EUIPO, decisione dell’11 gennaio 2019, Supermac’s (Holdings) Ltd contro McDonald’s International Property Company, Ltd;
– https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-07-05/il-celebre-marchio-adidas-e-nullo-perche-privo-capacita-distintiva-161634.php;
– https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/30/supermac-s-batte-mcdonald-s-riconosciuta-la-decadenza-per-il-marchio-europeo-big-mac.
